Section 8 declaration, Declaration of incontestability für Marke USA

Ihre Marke wurde in den USA in das Markenregister des USPTO eingetragen. Daher muss zwischen dem 5. und 6. Jahr nach Eintragung nunmehr entschieden werden, ob die Erklärungen nach § 8 und § 15 des US Markengesetzes abgegeben werden sollen:

Benutzungsnachweis (§ 8 US-Markengesetz)

Nach Maßgabe von § 8 des US-Markengesetzes muss zwischen dem fünften und sechsten Jahr nach Eintragung einer Marke deren Benutzung in den USA nachgewiesen werden, ansonsten wird die Marke unwiederbringlich gelöscht. Zum Nachweis der Benutzung ist es - neben der Zahlung der entsprechenden Gebühren - erforderlich, eine Erklärung abzugeben, in der die Benutzung in den USA bestätigt wird. Ferner muss pro Klasse zumindest ein sog. Specimen (Benutzungsnachweis) zum Nachweis der Benutzung dem Amt vorgelegt werden. Dies kann z.B. ein Foto, eine Abbildung etc. sein, die die Benutzung der Marke auf einer der Waren respektive in Verbindung mit einer der Dienstleistungen der jeweiligen Klasse zeigt. Das Amt kann nach eigener Entscheidung die Einreichung weiterer Benutzungsunterlagen vom Markinhaber verlangen. Auch wenn je Klasse nur ein Benutzungsnachweis eingereicht werden muss, ist es von außerordentlicher Wichtigkeit, in der Erklärung nur diejenigen Waren oder Dienstleistungen zu benennen, für die die Marke in den USA auch tatsächlich und nachweisbar benutzt wird. Zwar werden in diesem Fall alle übrigen Waren oder Dienstleistungen wegfallen, falsche Angaben ziehen jedoch demgegenüber wesentlich ernstere Konsequenzen bis hin zum Verlust der gesamten Waren- oder Dienstleistungsklasse nach sich, für die die falschen Angeben gemacht wurden, und zwar einschließlich derjenigen Waren und Dienstleistungen der fraglichen Klasse, für die eine Benutzung tatsächlich vorliegt. Nach Auftragserteilung teilen Sie uns daher zeitnah mit für welche Waren oder Dienstleistungen die Marke aktuell in den USA benutzt wird und für welche Klassen die Erklärung nach § 8 des US Markengesetzes abgegeben werden soll. Bitte lassen Sie uns zudem innerhalb der genannten Frist je benutzter Klasse mindestens einen Benutzungsnachweis zukommen. Sollten Sie die Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen nicht benutzt haben, teilen Sie uns bitte auch diesen Umstand sowie die Gründe für die Nichtbenutzung so schnell wie möglich mit. Liegen besondere Gründe für die Nichtbenutzung vor, kann der Verlust des Markenrechts insoweit ggf. verhindert werden.

Optional: Erklärung zur Unangreifbarkeit (§ 15 US-Markengesetz)

Das US - amerikanische Markenrecht gibt dem Inhaber einer eingetragenen Marke erstmalig nach fünf Jahren ab dem Eintragungsdatum die Möglichkeit, eine Erklärung abzugeben, nach der seine Marke „unangreifbar“ wird. Dabei ist „Unangreifbarkeit“ gem. § 15 US Markengesetz nicht absolut zu verstehen, sondern als Vorteil bei der Verteidigung gegen bestimmte Angriffe Dritter auf die Marke, etwa solche mit der Behauptung, die Marke sei beschreibend für die betreffenden Waren und Dienstleistungen oder es handele sich nur um einen, in den USA nicht schutzfähigen, Familiennamen. Um die Erklärung nach § 15 abgeben zu können, müssen im Wesentlichen folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- es darf keine rechtskräftige Entscheidung geben, die dem Inhaber der Marke gerade diese Inhaberschaft abspricht,

- es darf auch kein solches Verfahren anhängig sein

- die Marke darf nicht zu einem Gattungsbegriff geworden sein

- die Marke muss für sämtliche von ihr geschützten Waren und/oder Dienstleistungen in den letzten fünf Jahren durchgängig benutzt worden sein.

Die letztgenannte ist die wesentliche Voraussetzung und es muss sichergestellt sein, dass die durchgehende Benutzung der Marke für alle Waren / Dienstleistungen während der letzten fünf Jahre im Zweifelsfall auch bewiesen werden kann. Andernfalls sollte von der Abgabe der Erklärung zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen und ein späterer Zeitpunkt abgewartet werden, an dem die Voraussetzungen ohne weiteres gegeben sind. Liegen die obengenannten Voraussetzungen vor, kann die Erklärung zusammen mit der zur Aufrechterhaltung des Markenschutzes ohnehin notwenigen Erklärung nach § 8 US-Markengesetz abgegeben werden.