Welche Waren / Dienstleistungen recherchieren?

Zunächst einmal macht es Sinn, bei einer Recherche nicht einzelne Waren oder Dienstleistungen in den Vordergrund zu stellen, sondern die jeweiligen Klassen der Nizzaer Klassifikation, der diese angehören, auch wenn dies mehr Aufwand bedeutet, weil die Ergebnisse genauer überprüft werden müssen und naturgemäß viele „Treffer“ angezeigt werden, die zwar in derselben Klasse geschützt sind, bei denen aber trotzdem keine Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit besteht. Denn ansonsten besteht die Gefahr, Marken zu übersehen, die für anderslautende, in der Sache aber identische oder ähnliche Begriffe angemeldet oder eingetragen sind.

Sodann ist es natürlich unerlässlich, in allen Klassen zu recherchieren, zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke angemeldet werden soll, denn anderenfalls wäre die Recherche unvollständig und ihr Ergebnis, wenn überhaupt, nur eingeschränkt brauchbar.

Schließlich müssen auch die Besonderheiten der Nizzaer Klassifikation und die Auswirkungen berücksichtigt werden, die diese auf die Frage der Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit haben.

Denn die Nizzaer Klassifikation ist zuallererst ein organisatorisches Instrument, das es den Markenämtern erlaubt, die Höhe der Gebühren für eine Markenanmeldung sicher zu berechnen. Mit wenigen Ausnahmen orientieren sich die Ämter dabei an der Anzahl der Klassen der Nizzaer Klassifikation, in die die bei der Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen fallen. Die Anzahl dieser Klassen bestimmt dann die Gebührenhöhe für die Markenanmeldung.

Diese Ausrichtung führt allerdings dazu, dass die Zuordnung von Waren und Dienstleistungen zu den einzelnen Klassen nicht immer streng logisch und überzeugend ist. Sie nimmt insbesondere nur geringe Rücksicht auf die markenrechtliche Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

So fallen etwa Bauelemente und Baumaterialien aus Metall in die Klasse 06, während solche nicht aus Metall der Klasse 19 zugerechnet werden. Markenrechtlich sind diese Waren einander selbstverständlich ähnlich, so dass, selbst wenn nur eine der beiden Klassen von der Markenanmeldung erfasst wird, auch die andere mitrecherchiert werden muss um sicherzustellen, dass es nicht in dieser Klasse ähnliche oder gar identische Marken gibt, die Schutz für dann ähnliche Waren (nämlich Bauelemente oder Baumaterialien) gewähren und der eigenen Anmeldung und Benutzung des ins Auge gefassten Zeichens entgegenstehen können.

Zu ähnlichen Effekten führt in bestimmten Fällen die Entscheidungspraxis der Ämter. So werden zum Beispiel Software als Ware (Klasse 09) und die Dienstleistungen der Softwareerstellung (Klasse 42) weithin als höchstgradig ähnlich/identisch angesehen. Auch hier wird eine sinnvolle Recherche stets beide Klassen umfassen, auch wenn eine Anmeldung oder Benutzung nur in einer von beiden geplant ist.

Sich an dieser Stelle zu sehr auf die Frage der Kosten einer Recherche zu konzentrieren kann daher letztlich dazu führen, an sich wichtige Klassen nicht zu recherchieren und aufgrund dessen unwissentlich eine in ihrem Bestand erheblich gefährdete Marke zur Anmeldung zu bringen oder sogar zu benutzen.

Eine sinnvolle Markenrecherche wird dagegen immer auch etwaige Beziehungen zwischen Waren und Dienstleistungen verschiedener Klassen mitberücksichtigen und die Recherche entsprechend um diese Klassen erweitern.

Das hängt natürlich zuallererst davon ab, für welche Waren oder Dienstleistungen Sie die Marke aktuell benutzen wollen. Diese Waren/Dienstleistungen müssen auf jeden Fall bei der Anmeldung der Marke berücksichtigt werden. In die Überlegungen zur Markenanmeldung sollten aber auch Ihre weiteren geschäftlichen Planungen miteinfließen. Denn einerseits kann eine Marke, nachdem die Anmeldung erfolgt ist, nicht mehr ergänzt werden - wenn Sie also nach einiger Zeit feststellen, dass Sie die Marke gerne auch für Waren oder Dienstleistungen verwenden möchten, die bei der Anmeldung nicht angegeben wurden, so können diese der Marke nicht mehr hinzugefügt werden. Sind die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nicht zufälligerweise von anderen, bei der Markenanmeldung angegebenen Begriffen mitumfasst, besteht nur die Möglichkeit, die Marke neu anzumelden, und zwar jetzt für die „neuen“ Waren oder Dienstleistungen.

Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass Marken nach Ablauf einer bestimmten Zeit ab ihrer Eintragung auch tatsächlich und nachweisbar für die bei der Anmeldung angegebenen Waren benutzt werden müssen. Anderenfalls können Dritte die Marke ganz oder teilweise wegen mangelnder Benutzung löschen lassen. Die Frist, bis zu der eine Benutzung aufgenommen worden sein muss, variiert: in Europa beträgt sie in der Regel 5 Jahre, in vielen anderen Ländern jedoch nur 3 Jahre.

Im Rahmen der Vorbereitung sollte daher eine Abwägung stattfinden, und zwar anhand der Wahrscheinlichkeit einer Verwendung der Marke für die betreffende Ware oder Dienstleistung innerhalb der Frist bis zum Eintritt des Zwangs zur Markenbenutzung. Je wahrscheinlicher eine solche Verwendung ist, umso eher sollten die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bei der Anmeldung berücksichtigt werden, auch wenn Sie sie aktuell noch gar nicht anbieten. Auch wenn der Benutzungsbeginn noch überhaupt nicht absehbar ist, die Ware oder Dienstleistung aber von strategischer Bedeutung für Ihr Unternehmen ist, sollte diese von der Markenanmeldung erfasst werden. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, uns im Rahmen der Vorbereitung der Markenanmeldung auch mitzuteilen, welche Waren oder Dienstleistungen Sie in Zukunft auch noch unter der Marke anbieten wollen, damit wir diese bei der Anmeldung entsprechend berücksichtigen können.

Liesegang & Partner mbB, Rechtsanwälte